解釋申請專利範圍不能忽略字面本身含義

系爭專利

US 8,393,896為一種自鎖式牙齒矯正器,主要圖式如下:

其具有一主體12及一滑塊14,主體12設有弓絲槽16以供矯正弓絲18通過,滑塊14在「開啟位置(opened position)」與「閉合位置(closed position)」之間滑動。當滑塊14在開啟位置時,矯正弓絲18可穿入弓絲槽16中;當滑塊14在閉合位置時,矯正弓絲18被保持在弓絲槽16中。

在系爭專利之請求項1中界定:

…主體12具有一支撐面46(support surface)、一凸台90(ledge)及一弓絲槽16,弓絲槽16由基準面40及兩相對側邊42、44所構成,基準面位兩相對側邊42、44之間,…支撐面46與基準面40相交呈一銳角(being acutely angled),凸台90相對於跨過弓絲槽16的支撐面46,且包含有一表面92與基準面40大致平行…

滑塊14具有第一部位與第二部位,其中當滑塊14位於閉合位置時,該第一部位與該呈銳角相交的支撐面46相嵌合(engaging)…

 

本案訴訟過程

系爭專利之專利權人為Ormco公司(以下簡稱原告),其於奧勒岡州地院提起侵權訴訟,指稱World Class Technology公司(以下簡稱被告)侵害系爭專利之申請專利範圍,被告則反訴請求未侵權之即決判決。

原告及被告爭執凸台、支撐面等字義,地院認為被告之主張有理,而判定被告不侵權,原告不服上訴至CAFC。

CAFC審理後,同意地院的看法,而駁回原告之上訴請求。

 

主要爭點剖析

原告主張,由於請求項1中已明確界定「…當滑塊14位於閉合位置時,該第一部位與該呈銳角相交的支撐面46相嵌合…」故並未限定在滑塊移動過程中,支撐面與滑塊之間的結構關係;但被告反駁此一觀點,被告指出,「支撐面」已經在字面上賦予該表面在滑塊移動的過程中需具有支撐功能。

在此爭執「支撐面」的字面意義的重要性在於,若不考慮「支撐面」本身的字面含義,則系爭專利的請求項1可能涵蓋兩種實施態樣,即「支撐面」與「凸台」兩者間具有可交換功能的性質:

(1)如系爭專利說明書及圖式所示,滑塊14由下往上沿支撐面46滑入主體12中,最後在閉合位置與支撐面46相嵌合;

(2)系爭專利中所未示,滑塊14由上往下沿凸台90表面滑入主體12中,最後在閉合位置與支撐面46相嵌合。

地院認同被告的主張,其認為支撐面46在滑塊14由開啟位置移動到閉合位置的過程中,至少部分支撐並導引滑塊。

CAFC認為在解釋申請專利範圍時,必須參考請求項界定用詞的基本定義、說明書及申請歷程;但縱使請求項界定用詞的基本定義已非常明確,申請人仍可在申請歷程中明確排除其基本定義而賦予一個特別的定義。基於前述原則,CAFC認為原告的主張有誤,其指出,原告在界定「支撐面」一詞時,不能將”ledge”(凸台)一詞分開考慮。

以基本定義來看,”support”一詞本身就具有「支撐」的含義,「支撐面」則賦予了該表面必須在滑塊的移動過程中提供支撐功能的定義;

再者,原告用了兩個不同的元件名稱於申請專利範圍中:「支撐面」及「凸台」,支撐面46與凸台90被界定在弓絲槽16的不同側上,以上的不同點說明了原告在一開始就未賦予支撐面46與凸台90兩者具有可交換功能的性質,且在請求項1中,已利用兩個不同的定義來界定支撐面46及凸台90:支撐面46與基準面40形成一銳角的夾角,而凸台90之表面92相對於基準面40為大致平行;

進一步而言,雖然請求項1中並未明確界定支撐面46是否在滑塊14滑動的過程中有提供支撐功能,但已界定了支撐面46必須和基準面40間形成銳角夾角,由說明書中可得知,此技術手段之目的在於避免滑塊14接觸到牙齦,倘若依照原告的解釋,請求項1可被解釋為前述第(2)種實施態樣,則將無需藉由上述手段即可達成上述目的,因滑塊14由上往下裝入主體12中時本來就不會碰撞到牙齦,故若原告之原意如此,則應該完全不需要界定支撐面46與基準面40間的夾角關係才是;

又,在說明書中,原告另將「支撐面」與「移動面」(translation plane 60)的定義綁在一起,其界定支撐面46定義出移動面60,而滑塊14沿著移動面60移動,且在說明書中對於「支撐面」與「凸台」的定義有著鮮明的不同,說明書中亦未提到兩者之功能可交換的可能性。針對此點,原告雖提出反駁意見,表示基於請求項差異化原則(Doctrine of claim differentiation),因請求項6已進一步界定支撐面46定義出移動面60的技術特徵,故CAFC不應將此定義用以視為請求項1即具有的限制條件,然而,CAFC認為,其看法並非將使請求項1與請求項6具有相同的保護範圍,相反的,請求項6係具體界定支撐面具有「角」(edge)及其餘幾何定義,故CAFC對支撐面46的上述解釋並未違反請求項差異化原則。

因此,CAFC基於前述種種理由,駁回原告的上訴請求並維持地院的判決。

由上述判決可知,雖然申請專利範圍中並未界定某些結構關係,但若由元件的原始命名就可以推定其具有特定限制條件,則除非在內部證據(說明書、申請歷程等)中找到反證,否則縱使未明文記載該限制條件,其仍舊存在。

 

參考資料:CAFC, 2014.10.16

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1679.Opinion.10-16-2014.1.PDF