經濟部智慧財產局於2017年1月16日發布專利進步性審查基準的修法重點及預告修改內容;後經幾次公聽會,於2017年6月27日公布最終修法內容,並於2017年7月1日開始生效。
依據最終進步性審查基準的修法內容,主要有二:
1、將原有進步性判斷步驟1至5(原3.4.1)予以分段重新定義於(新3.4)進步性之判斷步驟中說明清楚,並進一步於步驟5區分「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」(見下圖),並另列(新3.4.1)與(新3.4.2)分別詳加說明之:
2、整併進步性審查基準(原3.4)及(原3.5)內容,特別是將(原3.5)區分的「組合發明」「修飾、置換及省略技術特徵之發明」與「轉用發明」納入(新3.4.1.2)及(新3.4.1.3)否定進步性之因素中,僅保留「選擇發明」於(新3.5)中;以及
本次修法的亮點,當屬進步性判斷步驟5的「肯定進步性之因素」,特別其中新增原進步性審查基準未有過的「反向教示」判斷因素。依據實務經驗,會有一定比例的審查意見所引用之相關引證揭露排除申請案所請求發明特徵的教示或建議,或相關引證分別揭露申請案之發明技術部分係無法結合;例如:引證1雖揭露申請案所請求發明的部分特徵1,但僅限於A技術使用而無法由B技術所用,惟審查意見將引證1與另一引證2(B技術)相結合,認為申請案所請之發明可由引證1、2組合所能輕易完成,不具進步性;如此審查意見即違反向教示,反而應具有肯定進步性之因素。
依據(新3.4)步驟5之”(3)基於上述(1),若有「否定進步性之因素」,其次考量是否有本章3.4.2「肯定進步性之因素」”,代表當判斷有否定進步性之因素後,尚要考慮肯定進步性因素,才能綜合判斷該發明是否具有進步性。
綜前所述,本次修法內容明顯增加進步性審查時的判斷因素,其中肯定進步性之因素或有助於降低發明進步性審查的主觀判斷,惟是否如此,仍需觀察施行後的實務變化。
資料來源:TIPO, 2017.06.27
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=629465&ctNode=7127&mp=1