USPTO再次修訂適格標的之審查指引

2014年3月份USPTO已因應最高法院對Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 2013以及Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 2012(以下簡稱Mayo案)兩案的判決,而發佈35 U.S.C. 101的審查指引備忘錄,訂定審理適格專利標的之流程,現因應最高法院近期之Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, el al., 2014(以下簡稱Alice案)一案的判決,再次修訂適格標的的審查指引。

最高法院在Alice案中沿用了Mayo案中所建立的架構來分析申請專利範圍是否涉及自然法則、自然現象、或抽象概念,以判斷是否為非適格標的。USPTO於3月份修訂的審查指引中已採用此架構來檢視申請專利範圍是否涉及自然法則,但當時並未用於檢視抽象概念。因此,本次審查指引主要修改以下兩項規範:

1.將前述分析架構用於所有法定例外標的之檢視。

2.將前述分析架構用於所有範疇的申請專利範圍,包含產品及方法範疇。

具體而言,分析架構包含以下兩個步驟:

1.判斷申請專利範圍是否涉及抽象概念:

首先需先確定申請專利範圍是否針對一抽象概念而生,然而廣義來看,所有發明均可能涉及抽象概念,若運用抽象概念作為基礎來建構發明,仍為適格標的。但若包含抽象概念且類似於以下標的者,將進行第2步驟檢視:基礎經濟實務、組織人類活動的特定方法、概念本身、數學關係及/或公式。

2.判斷申請專利範圍不只包含該抽象概念:

其次,需判斷申請專利範圍中是否具有其餘元件、元件組合等,能夠足以使得申請專利範圍整體的意義不僅止於該抽象意義本身。換句話說,在申請專利範圍中是否具有抽象概念以外的限制條件,且該限制條件不僅僅只是使用該抽象概念而已,該限制條件例如:對另一技術或技術領域的改良、對電腦本身之功能的改良、利用特定的技術環境來使用該抽象概念。若僅使用”apply it”的詞句帶入抽象概念、或將抽象概念運用在一般不特定的電腦中,則將被認為不具意義的限制條件,亦即將視為非適格標的。

 

資料來源:USPTO, 2014.06.25

http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf