TIPO推出「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」

一般民眾在申請商標時,希望以申請商標註冊的方式來取得排除他人使用該商標的「專用權」,然而卻忽略了商標圖樣與指定使用的商品、服務之間的連結關係。時常發生申請時指定商品或服務有不合理、不需要、範圍過廣,甚至錯誤等情形,造成申請註冊的範圍與業者實際經營的業務或市場經營的型態不相符,而無法明確界定欲取得註冊保護的商標權範圍。

申請註冊商標,主要是在指定的商品或服務範圍內,排除他人構成混淆誤認可能的後案申請與商業上的使用,而適當的指定使用商品、服務類別及名稱,除了能明確界定權力範圍,也可節約申請時的規費,減少審查人員對不當、過多的名稱進行核對及釐清的審查負擔。而且若造成他人在後案的申請、註冊上造成障礙,他人亦可能透過爭議程序對未使用的商品或服務申請廢止註冊,此時都為雙方帶來經濟負擔及時間耗損。

 為進一步使各界對於申請商標註冊指定的商品或服務,有一定的認識及了解,TIPO編製「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」,可使產業更清楚掌握指定商品或服務的方向,並了解商品/服務間的類似關係,引導各產業對自身本業所應保護的商標權範圍,有更精確的認識。以下簡要摘錄手冊中的重點內容:

 

一、指定商品及服務的分類說明

我國自 1994 年起參採世界智慧財產組織「商品與服務國際分類標準(尼斯協定)」(下稱尼斯分類)為原則,以利於行政管理,使申請人有所依循,便於分類查詢,並可依其類別統計申請商標註冊的情形,進行與其他國家在各產業申請商標註冊趨勢之比較分析。

尼斯分類主要是依商品及服務的功能、用途進行分類,以下就尼斯分類商品與服務的一般說明簡介:

1. 商品的分類原則:以製成品的功能、用途來做分類,若商品為原料,則依商品製造組成的材料成分分類。

2. 服務的分類原則:依據服務所屬的行業以提供的服務性質內容、對象作為分類分類。

 

二、指定商品及服務的「三要三不要」

由於我國商標權取得是採註冊保護原則,也就是需要經過商標申請核准註冊後,才依法取得專屬排他的商標權權利。商標註冊後,商標權人應負有使用商標的義務,若商標迄未使用或連續未使用已滿3年者,將構成他人提出廢止該商標註冊的事由。因此,申請商標時不宜擴張申請未能真實使用的商品或服務。

為使各產業在申請及使用商標時減少不必要的申請規費及時間上的耗費,而歸納出在選擇指定商品及服務時的「三要三不要」原則重點,有助於強化商標申請及使用的正當性。

1.「要」先認識商品/服務的內涵

2.「要」了解註冊指定商品/服務與實際使用商標的關係

3.「要」明白如何正確指定商品/服務

4.「不要」與其他法規相牴觸

5.「不要」超出實際經營的業務範圍

6.「不要」以行業別涵蓋多領域的概括名稱提出申請

 

三、常見錯誤申請態樣

1.指定特定零售批發的經營項目顯不合理

零售服務分為「綜合性商品零售服務」與「特定商品零售服務」兩類型:

「綜合性商品零售服務」:指非以特定專賣形式於同一場所匯集多種商品,以方便消費者瀏覽與選購之服務者。

「特定商品零售服務」:指以特定專賣形式於同一場所匯集特定商品或特定範圍的商品,以方便消費者瀏覽與選購之服務。

申請人可依據自身業務範圍及經營型態來指定零售批發之項目,不須將販售之商品內容一一列舉提出申請。且也不宜提出過多且非合理的特定商品零售服務範圍。

2.對指定使用於服務的認知有誤

如所提供的服務只是促銷自己商品時的附屬行為,而不是獨立商標所有人實際從事製造、意圖行銷販售的產品或替他人提供的服務。則無需就該等商品或服務提出申請。

3.在提供服務的附加物件誤註冊商標類別

商標權人常常將可能需要標示商標的附屬物品、宣傳廣告的促銷活動時所使用的商品一併提出申請。但並非實際從事製造該商品,也非商標權人所提供具對價關係之勞務性服務。為避免衍生商標未使用而有被廢止註冊的困擾及徒增申請註冊費用及後續維權所需費,則無需申請此類商品及服務。

詠晟註:例如開設飲料店所使用之上面印有店家商標的飲料杯,商標權人實際上是提供飲料店的服務,而非製作飲料杯的商品,故在此情形下無須將商標註冊在飲料杯的商品類別,而僅須註冊在提供飲料店服務的類別即可。

4.從事自家產品的進出口業務誤申請於代理進出口服務

一般申請註冊指定使用於「代理進出口服務」者,是指代理他人商品而獨立從事進出口業務,即所謂的貿易商,提供國內外廠商各種產品之報價服務、商品行情等服務,業者如僅是從事自家商品的進出口業務,自無須指定使用於代理進出口服務。

詠晟註:同理,例如為自家商品從事網路販售,也無須指定使用於「網路購物」的服務。

5.參考同業指定使用之範圍需再進行確認

部分申請人可能自行查詢同業所註冊的商標,並複製其指定註冊的商品與服務內容,然而並不是所有指定商品與服務皆屬於自身的業務範圍,為避免衍生未使用而有被廢止註冊的困擾,或間接不當阻礙他人進入市場,提醒申請人如以上述複製方式申請指定使用內容時,務必考量符合自身商標樣態及本業實際使用的範圍,再予確認申請為宜。

 

資料來源: 經濟部智慧財產局

https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-931-201.html