吳嘉敏

一、前言：

經濟部智慧財產局(下稱智慧局)於111年6月15日公告「商標識別性審查基準」修正草案，並於111年7月26日正式公告、111年9月1日正式施行。依據公告修正草案的說明看來，智慧局希藉由此次修改，達到「精進審查品質及一致性」的目的，故本文就此探討新商標識別性審查基準(下稱111年版基準)修改內容。

 

二、識別性審查之修改內容整理：

101年版及111年版基準的第4章識別性審查包含4.1至4.13共13節內容，本次為達到審查一致性之目的，明顯更新、增加各節的核准及核駁案例及說明外，更於4.3、4.4、4.5、4.10進一步增加或加入小節，見以下整理：

1、小節新增部分

(1) 4.3數字

於101年版之4.3節中，僅單純列舉幾個純數字的核准及核駁案例，但包含數字的商標圖樣並非僅限於純數字，故111年版基準的4.3節係將常見含數字的商標圖樣予以分類成4小節，即「單一數字與長串數字」、「諧音數字」、「含數字的數學運算式」、「數字及文字的組合」，並於各小節中介紹對應的審查原則。

除單一數字及長串數字外，諧音數字、數學運算式、數字及文字組合均具有一定含義，故無意義的純數字商標圖樣若經圖像化設計是較容易通過識別性判斷，而諧音數字、數學運算式、數字及文字組合則應特別留意其含義與所指定商品或服務之間是否落入暗示性而具識別性，或落入描述性而不具識別性。

 

(2) 4.4圖形

101年版之4.3節係包含4小節，除略修原小節名稱及更新案例外，另新增3小節，即「4.4.5流行性的圖形」、「4.4.6純粹資訊性的圖形」及「4.4.7商業外觀設計的圖形」；其中「4.4.5流行性圖形」小節所舉其中一案例，即為110年8月由不同申請人以東京奧運羽球賽事引發話題的決勝點圖形向智慧局提出商標申請案(詳見本所專題報告：https://www.hu-wu.com.tw/zh/archives/3658)，由該些決勝點商標申請案的審查意見可知，因商標圖樣是為流行圖形，惟101年版的“4.4圖形“中的4個小節均未明定流行圖形的識別性判斷，故改以與流行用詞(101版之“4.11.2習見的祝賀語、吉祥語、流行用語與成語“)同樣無法作為指示及區別商品或服務來源的識別標識，作出不具識別性的審查意見。因此，本次於4.4圖形中新增「4.4.5流行性圖形」，並說明「以當下時事或話題風潮所衍生設計的圖形，通常表達了社會活動下特定的概念，審查時若已為公眾所認知，形成具有社會共識的圖形，且於業者間蔚為潮流時，消費者往往也不會視其為指示及區別來源的標識，原則上不具有識別性。」

由於圖形通常具有識別性，但本次新增4.4.6純粹資訊性的圖形僅給予消費者單純資訊內容，無法作為識別來源的標識而不具識別性；另本節新增4.4.6商業外觀設計的圖形係說明直接以商業外觀設計的圖形作為註冊申請的商標圖樣的識別性的判斷，此類註冊申請商標圖形包含不同構圖元素，必須特別留意圖形中仍必須包含有識別性文字或圖形。

 

(3) 4.5地理名稱或其他指示地理來源的標識

註冊申請之商標圖樣中包含地理名稱者不在少數，加上商標法第29條1項1款及第30條1項8款均有規範關於以產地直接作為商標圖樣或使公眾誤認產地等不予註冊事由，審查上必須更為謹慎。111年版基準之4.5節也增加相當篇幅的說明，指出如銀行、航空、鐵路等特別產業通常以地理名稱結合其服務內容，若消費者認知其為表彰商品或服務來源之標識，應具識別性；因此，特別增列判斷含地理名稱之商標圖樣的二點原則：(1)商品或服務與產地間之關聯性；以及(2)可能誤認誤信商品或服務之來源地的情形，以更統一對於含地理名稱之商標圖樣的審查標準。

本次111年版基準之4.5地理名稱或其他指示地理來源的標識中增加4.5.5國家名稱、4.5.6地理圖形及4.5.7產地證明標章或產地團體商標，惟前二小節並非新增，而是自101年版中4.5.1描述性的地理名稱中獨立成二小節，並增加案例說明之，故請留意此二小節的識別性判斷與4.5.1描述性的地理名稱相同，並無二致。至於4.5.7產地證明標章或產地團體商標的增列，僅為提醒非商標的證明標章及團體商標應該另以「證明標章、團體商標及團體標章審查基準」審查之。

核駁案例	核准案例
用於各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；各種書刊編輯；文書編輯	用於配電、供電、電力之管線輸送、能源分配

(4) 4.10宗教有關圖像、用語與民俗文化標識

現今各大廟宇開始發展文創產業，對外拓展商業活動及販售相關含有神祇圖樣的周邊商品或授權他人商業使用情形已相當常見，加上國內存在多種不同宗教信仰，使得宗教性相關標識申請註冊的類型增多，101年版之4.10習見的宗教神祇、用語與標誌並未涵蓋之，故111年版之4.10宗教有關圖像、用語與民俗文化標識就相關申請註冊的商標圖樣予以分類成五小節，並提供更多不同宗教案例。

由於宗教信仰具特定意涵，易引人與宗教性質產生連結，消費者通常不會將其視為指示及區別來源的標識，不具商標功能，且業者可能也有共同使用的需要，不宜由特定人取得專用，原則上不具有識別性，於申請註冊相關商標圖樣時宜特別留意之。

核駁案例	核准案例
用於電腦程式、電視遊樂器軟體	用於電腦遊戲軟體商品、提供線上遊戲服務（由電腦網路）服務。

2、其他不具先天識別性的標識

基於前揭新增小節，111年版基準之第2.2.3節也將其中通常不具先天識別性的小節納入，包括：4.3.1單一數字及長串數字、4.4.2裝飾性或附屬性的圖形、4.4.5流行性的圖形及4.4.6純粹資訊性的圖形。因此，應特別留意此類申請註冊商標圖樣會面臨較嚴格識別性審查標準。

3、增加判斷原則

(1) 4.1文字

特別指出商標法第29條第1項1、2款的描述性文字及商品或服務的通用名稱不具識別性，但若以新奇的字樣呈現或經圖形化設計，脫離僅僅表示商品或服務本身特性、通用名稱等原有意涵時應具有識別性，但應一併考量商標法第29條第3項規定。

核駁案例	核准案例
用於工業產品外觀設計；圖像藝術設計

(2) 4.4.2裝飾性或附屬性的圖形

裝飾性或附屬性的商標圖樣由多個不同的單一圖形所構成，雖判斷各別單一圖形本身具有識別性，但組合後之圖樣仍給予消費者僅為商品本身外觀的裝飾圖案者，不具識別性。

核駁案例	核准案例
用於皮包、衣服、首飾

(3) 4.6姓氏、姓名與肖像

101年版的審查原則僅提及以姓氏、姓名與肖像商標使用時，除了識別性外，應留意自然人的人格權，本次基準修改將此類申請案的審查實務加入，即申請人使用他人肖像、或著名姓名、藝名、稱號等申請註冊者，原則上應得他人之同意。

(4) 4.6.2姓名

由於社群及自媒體興起，自媒體人以其姓名、藝名或頻道名稱於社群平台或影音平台經營自媒體品牌，隨著知名度上升也衍生相應的經濟利益，近幾年為維護自媒體品牌也出現許多自媒體人以其姓名或藝名註冊申請商標。

基於此類審查案例，本次基準修改也在本小節加入「以他人著名姓名、藝名、稱號等諧音文字作為商標者，如與指定商品或服務之，產生一定詼諧新奇的商業印象，而脫離指向某一特定著名人物的意涵固非不得註冊。但若有貶損、侮蔑或不敬而妨害公序良俗情形者，仍不得註冊。」，若申請註冊商標圖樣包含以他人稱號的諧音文字，要留意其所指定商品或服務，是否會讓消費者對他人稱號產生負面聯想。

核駁案例	核准案例
用於地板清掃機、吸塵器	用於釣魚用浮標

(5) 4.11.1標語

標語相較產品名稱更加口語化，且通常包含對商品或服務功能或特性的描述，易落入單純商品或服務的描述而不具識別性，故本次基準修改特別指出「對一般消費者而言，如果整體組合文字，僅傳達商品或服務品質、功用、特性等說明意涵，通常需要經過相當的使用後，才會產生指示一定商品或服務來源之功能」，也提醒有意將標語申請註冊商標者，應特別留意目前智慧局更重視實際使用的情況及證據。

此外，智慧局也一併提出標語識別性的4點判斷原則：(1)整體組合文字是否具創意性或屬暗示性標識；(2)整體組合文字非直接用以表示指定使用商品或服務品質、功用或其他特性之說明意涵；(3)非習見廣告用語及競爭同業所必須使用之文字組合型態；以及(4)申請人進行商標全球布局之實際註冊及使用情形。若綜合判斷結果均屬正面，則標語即具識別性。

核駁案例	核准案例
用於汽水、碳酸水、礦泉水、山 泉水、礦泉水、蒸餾水商品	用於飲食店、小吃店

 

三、結論

如111年版基準的前言所述，現今網路興起，快速影響人們的生活習慣與經濟活動，特別是社群媒體平台、網路直播平台的興起，讓商標形態及其使用環境與方式都大大改變，相信智慧局亦受理及審查一定件數的相關商標圖樣，在111年版基準的第2.2.1節「紅利購」、第2.3節「台灣pay」、「」、第4.4.5小節「」、第4.6.2小節「」、「」、第4.6.4小節「」、第4.11.2.2小節「」可見一斑，智慧局本次推出在111年版基準確實更新更多近期案例，也增加不少識別性判斷原則，希望對於基準內規範的商標類型的審查更趨於一致；由於本次增加不少新增小節，特別是對應第2.2.3節所增加不具先天識別性的商標類型，宜於商標申請註冊時更加留意之。