系爭專利
TW507704為一種電視頭枕之調節結構,主要圖式如下:
其主要欲解決的問題在於,習用的車用電視組裝於電視之頭枕後,不利於同時滿足座者調整頭枕角度及後座者調整電視視角的需求,因此系爭專利透過設置樞設於車椅之板座(2),該板座(2)一側供電視框體(1)設置,另一側供樞結元件及副板(3)樞設,以達到副板(3)與板座(2)可分別調節的功效。系爭專利於請求項1中僅請求保護板座、支撐桿組、套夾體、電視框盒等元件,而副板係於請求項2中才進一步界定。
系爭產品
系爭產品如下方照片所示:
其同樣為車用電視頭枕調節結構,如照片所示其具有板座、套夾體、支撐桿體、電視框盒等結構。
本案歷程
系爭專利之專利權人為朱發有,其將系爭專利專屬授權予亞視亨國際企業股份有限公司(後稱原告),原告向智慧財產法院提起民事訴訟,主張台尊企業有限公司(後稱被告)之產品侵害系爭專利之請求項1、11及12,並請求損害賠償、排除侵害與銷燬系爭產品。
被告主張系爭產品並未落入系爭專利之請求項1、11、12之文義範圍及均等範圍,並另主張系爭產品有先前技術阻卻之適用而未落入系爭專利之請求項1、11、12之權利範圍,亦主張系爭專利之請求項1、11、12因不明確、不具新穎性、及不具進步性而有應撤銷之事由。
一審於智慧財產法院審理,一審法官認為系爭產品雖落入系爭專 利之請求項1、11、12的均等範圍,但因適用先前技術阻卻,故而未落入系爭專利之請求項1、11、12之權利範圍,又因已認定系爭產品不侵權,故一審判決中未對系爭專利是否有應撤銷之事由加以審酌。
原告隨即提起上訴,二審亦於智慧財產法院審理,二審法官認為系爭產品無先前技術阻卻之適用,並認定系爭產品落入系爭專利之請求項1、11、12之均等範圍而侵權,但認為系爭專利因不明確及不具進步性而而有撤銷之原因,依法認定原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張權利。
原告隨後上訴至最高法院,最高法院認同二審之判決理由,並判決上訴駁回。
主要爭點剖析
先前技術阻卻:
被告主張系爭產品有先前技術阻卻之適用,其認為系爭專利之先前技術中所揭露習用的電視頭枕之調節結構,與系爭產品之結構相同;原告則主張,系爭專利之先前技術中僅提到頭枕、電視框盒、支撐桿等構件名稱,並無具體結構特徵和結合關係,故原告據此主張為先前技術阻卻,自非允當。
一審判決認同被告的看法,其認為雖然相較之下,系爭產品之連 結關係與系爭專利之先前技術內容有所不同,但該等連結關係均為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合,因而認為系爭產品應當適用「先前技術阻卻」而未落入系爭專利之請求項1、11、12之均等範圍。
然而,二審判決推翻一審的看法,其認為「先前技術阻卻」係指當系爭產品與先前技術為完全相同時,或為該發明(或新型)所屬技術領域中具有通常知識者依申請前肢先前技術所能輕易完成,則阻卻均等論之適用成立。而本案中,系爭產品之部分技術特徵並未揭露於系爭專利之先前技術中,雖然被告認為該等未揭露之技術特徵已揭露於其餘先前技術中,但先前技術阻卻係以單一先前技術與系爭產品比對,故系爭產品不適用先前技術阻卻。
最高法院的判決中,在此爭點上並未推翻二審之判決。
由此可得知,在主張先前技術阻卻時,必須以單獨比對為原則,而非如進步性的判斷方式一般。
是否不明確:
被告主張,由系爭專利之說明書中所述之內容可判斷出,系爭專利之創作目的為使前座者及後座者可分別調整頭枕及電視,故副板為必要技術手段,而目前系爭專利之請求項1卻 缺少副板,顯然無法滿足創作目的。原告則認為,系爭專利之請求項1已 具備實施之最少元件,系爭專利之請求項1已包含具有副板和未具有副板之實施態樣。
一審判決中,未對此項爭點加以審酌。二審法官認為,以副板樞設為系爭專利解決問題所不可或缺的技術特徵,但系爭專利之請求項1中 卻未包含此項技術特徵,則屬未記載必要之技術特徵,致無法使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施,因此,二審判決書中指出系爭專利之請求項1、11、12為不明確。
最高法院的判決中,在此爭點上並未推翻二審之判決。
觀諸系爭專利之說明書中,其在先前技術的缺點及本案功效的描述上,均不難看出副板的必要性,但請求項1卻擴張保護範圍至不包含副板之實施態樣,其不合理性可見一斑,二審判決固有其道理所在。
是否不具進步性:
被告主張基於被證4、5之 結合及被證7、5之 結合可證明系爭專利之請求項1、11不具進步性,並主張基於被證2、7、5之 結合可證明系爭專利之請求項12不 具進步性,原告則認為被證2、4、5、7之 組合均無法證明系爭專利之請求項1、11、12不 具進步性。
一審判決中,未對此項爭點加以審酌。二審法官則認同被告的意見,而判決系爭專利之請求項1、11、12有撤銷之原因,則不得在本件中對被告主張權利。
最高法院的判決中,認同二審法院的看法,原告雖抗辯認為系爭專利已依據89年 版之專利審查基準而獲准專利,自具進步性,但最高法院認為,專利審查基準為專利專責機關規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定,其性質屬於行政規則,法院就專利有效性之判斷,尚不受其拘束,因此系爭專利雖當時已獲准,但二審判決中依據各項證據之相關結合而分別認定系爭專利之請求項1、11、12不 具進步性,難謂有違背法令之處。
因此,在本案判決中,雖未見原告具體爭執法院判決的觀點與專利審查基準之判斷標準有何處不同,但由最高法院最終意見看來,若日後法院在判斷標準上於法無違但與專利審查基準有所出入時,較難僅憑專利審查基準來推翻法院看法。
參考資料: