《誠品商標侵權案》歷審判決及延伸思考

  歷時約5年的誠品商標侵權爭訟案,由智慧財產及商業法院於今年8月17日作成了最新的更一審判決。

  法院認被告有侵害原告「誠品」商標權的行為,判決被告除了須更改公司名稱、不得再使用相同或近似「誠品」之商標,及應除去及銷毀含有「誠品」商標的營業物品之外,尚須連帶給付原告新台幣600萬元的賠償金額。以下為本案的歷審判決及關於判決的延伸思考:

■ 案件背景:

原 告:誠品股份有限公司
被 告:誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司

一、「誠品股份有限公司」自78年設立登記,並以「誠品」商標陸續申請註冊使用於達37種類別之商品及服務。

二、「誠品優質包裝有限公司」自91年迄今、「誠品搬家有限公司」自95年迄今以「誠品」作為公司名稱並登記,目前均仍在使用中。

三、原告所有之註冊第1628657號商標商品使用類別中之「搬家服務」,由被告於107年10申請廢止,經智慧財產局(下稱智慧局)以原告未能證明自己或被授權人於申請廢止日前3年內,有使用系爭商標於指定「搬家服務」部分服務之事實,且未提出未能使用之正當事由,於108年4月廢止確定

四、原告於108年6月申請指定使用於「搬家服務」之註冊第02063590號「誠品物流」商標,經智慧局核准註冊;被告嗣後提出異議,經智慧局於111年1月作成異議不成立之處分。

五、被告於108年7月向智慧局申請「誠品優質搬家」商標,使用於第39類「搬家服務」,惟至今仍未獲准許。被告迄今仍未取得含「誠品」二字之商標註冊。

● 原告主張受侵害之註冊商標:

系爭商標1

系爭商標2

系爭商標3

註冊號

143088

1628657

1641282

申請日

88/03/04

101/11/13

101/11/13

商標圖樣

類別

39


39

39

服務項目

貨物、貨櫃之裝卸、倉儲,貨物運輸之包裝、捆紮。

貨物裝卸;貨櫃裝卸;貨物搬運;貨物運輸前之包裝;貨物運輸前之綑紮;貨物打包;貨物包裝;產品包裝;禮品包裝;家具運送;…。

書信快遞;商品快遞;貨物遞送;貨物運送;物流運送;包裹遞送;快遞;…。

申請號

088008910

102880306

102880307

註冊日

90/05/16

103/02/16

103/05/01

■ 兩造主張:

 ● 原告主張:

 一、原告為系爭商標權人,自78年成立時起即以「誠品」商標陸續提供多達37種類別之商品及服務,並從85年起跨足物流運送業務,服務地區及據點橫跨臺灣、香港、大陸、日本等地。系爭「誠品」商標復經異議審定書及判決等認定屬著名商標,廣為消費者知悉。

   詎料原告於107年1月間發現被告公司未經原告同意,以行銷目的使用原告所有之「誠品」著名商標於其所經營之官方網站、粉絲團、貨車車身、工作人員制服、名片、廣告等處,並以「誠品」著名商標作為公司名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞

   原告商標註冊使用於第39類之貨物配送、貨物運送、物流運送等,其本質上即包含家具之運送及包裝,而不論物品運送或搬家業務,均屬同一同業公會

   且被告藉稱向「誠品書店」借名,自詡「搬家業的誠品」並藉以宣傳之行為,若予以縱容將逐漸減弱或分散系爭「誠品」商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力,或使系爭「誠品」商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象,有致減損原告所有「誠品」商標識別性之虞,屬侵害商標權之行為。

   被告雖稱其名稱取自「忠誠」二字,並感念其曾任職之忠誠搬家公司云云。惟忠誠搬家公司曾因加盟糾紛而經媒體報導,故顯與忠誠無涉。被告另稱其年輕時曾參加跆拳道比賽爭冠,故以「Champion」作為其公司英文名稱,然原告於80年間即曾以「誠品Champion」獲准商標註冊,足見被告意欲攀附原告商標之非善意意圖。

 二、被告使用系爭「誠品」著名商標並作為公司名稱,已構成商標法第70條第1、2款之侵害商標權行為。又被告以原告系爭商標作為商標使用,亦違反商標法第68條第1、2、3款規定,原告爰依法請求被告賠償損害並除去侵權行為


 ● 被告抗辯:

 一、被告公司設立時,關於「著名商標」之商標法第70條尚未修訂,依實體從舊、法律不溯既往原則等,自應適用被告設立公司時之商標法,不得以現行商標法第70條規定回溯適用。(註:商標法在92年修正時,對著名商標之保護,從混淆誤認之虞擴及至減損識別性或信譽之虞。)

 二、原告所提之審定書及判決等事證不足以證明系爭商標為著名商標,被告自無明知而使用著名商標作為公司名稱之情事。

 三、被告於營運時在對外廣告、貨車及制服上均標明自己為搬家公司,乃公司名稱之使用,並非商標之使用。被告係以符合商業交易習慣之誠實信用方法使用自己公司名稱,有商標法關於「合理使用」規定之適用。

 四、被告雖曾使用「向誠品借名」、「搬家界的誠品」等廣告詞,惟此均發生在被告公司於91年成立之後,不能以此反推被告公司成立時原告公司為著名商標且被告有明知之故意,況類此比擬用語在廣告界常見,被告為避免爭議,亦已移除上開用語,並且於公司網站與臉書聲明與原告無關。

 五、原告所有之系爭商標2所指定使用之「搬家服務」項目業經智慧局廢止確定原告就上開部分既無權利,自不得再對被告主張。且原告並無相關執業執照,亦未實際提供搬家服務,自無此部分之商譽可言。兩造所經營之業務並不相同、亦不類似,無致消費者混淆或減損原告信譽之虞。

 六、被告經營業務已近二十年,從未發生消費者混淆誤認之情形,原告迄今始為請求,顯有嚴重權利懈怠情形,依民法第148條「誠信原則」規定,自不得再主張權利,其請求權時效亦已罹於時效。

■ 本案判決歷程:

一、第一審:智慧財產法院107年度民商訴字第43號民事判決

 ●  被告無侵害原告之商標權,原告之訴駁回。判決理由:

 1. 被告使用「誠品」商標,因與原告之企業規模及形象相差甚遠,且於市場上併存已久,無致相關消費者混淆誤認之虞,亦未見有造成消費者將兩造商標混淆誤認之具體事證。

 2. 系爭商標之著名程度未達我國一般消費者均普遍認知之高度著名程度,無減損著名商標識別性或信譽之虞規定的適用。

 3. 被告公司臉書頁面之商家「使命」欄內記載:「誠品搬家公司…向『誠品書店』借名,蘊含著成為『搬家業中的誠品』的雄心壯志,與英文名稱的『Champion』相呼應」等語。觀其文義,顯認「誠品」為書店界之翹楚,故被告自詡於不同領域之搬家界也能享有相當的龍頭地位,並未刻意攀附原告商譽,亦未誤導消費者兩者間有何加盟連鎖集團關係。

二、第二審:智慧財產法院109年度民商上字第8號民事判決

 ●  原告提起上訴,第二審推翻第一審判決,認被告侵害原告商標權,被告須連帶給付原告新台幣300萬元。判決理由:

 1. 被告經營業務時,於公司網頁或臉書上除記載公司名稱之外,另以「誠品」二字單獨標示,並放大字體做為識別主體;於搬家卡車車頭、車側僅單獨標示「誠品」二字,工作人員所穿制服、搬家打包紙箱亦放大「誠品」二字,而未與公司名稱併列,其使用方式所賦予相關消費者之寓目印象乃「誠品」二字作為商品或服務提供者之識別依據,作用與商標相同,自應認為屬商標之使用行為而非作為公司名稱使用

 2. 混淆誤認之虞僅需有可能性即足,不需有混淆誤認之具體事實。被告營業用卡車、紙箱、網頁均以顯著比例標示「誠品」,且使用於與原告註冊商標同屬第39類之業務,消費者即可能誤認二商標之商品或服務為同一來源,或存在授權關係、加盟關係或其他類似關係,有致使相關消費者混淆誤認之虞

 3. 商標法所稱之著名商標,按商標法施行細則第31條,係指有客觀證據足以認定已廣為「相關事業或消費者」所普遍認知者即足。系爭商標至少在被告公司設立前即已屬著名商標

 4. 被告於99年接受接受崔媽媽基金會專訪時,曾表示係向「誠品書店」借名,自詡為「搬家業中的誠品」,其後在其部落格、臉書及網頁中仍使用上開文字,足見被告公司於設立時,明知原告著名商標「誠品」存在之事實,且知悉「誠品」在一般消費者中代表之品質,始有使用「向誠品書店借名」、「搬家業中的誠品」等攀附性文字之動機與利益。

三、第三審:最高法院110年度台上字第2921號民事判決

  第三審法院為法律審,乃依照原審判決所認定之事實為基礎,判斷其適用法律有無錯誤。

 ●  二審判決後被告提起上訴,第三審認原審有判決不備理由之情形,發回二審法院重為審理。判決理由:

被告於事實審抗辯被告公司經營業務近20年,從未發生混淆誤認情形,原告迄今始為請求有嚴重權利懈怠,本件請求違反誠信原則,核屬重要之防禦方法,原審就此恝置不論,未說明何以不足採取之理由,即為被告敗訴之判決,有所不當,上訴有理由。

四、更一審:智慧財產法院111年度民商上更一字第5號民事判決

  原告於本件更審判決前提出變更上訴聲明狀,將請求之金額擴張至600萬元。

 ●  更一審判決與原第二審相同,認被告有違法商標法之情事,原告之訴有理由;又因自第二審判決被告敗訴後迄今,被告仍持續商標侵權行為,對原告造成之損害日漸擴大,認原告求償金額的擴張應屬有據,被告須連帶給付原告新台幣600萬元。

  並亦就第三審判決所指,對於被告抗辯原告有嚴重權利懈怠而使本件請求違反誠信原則之主張,於更審判決中加以論述,認本件原告並無違誠信原則,被告之抗辯不可採。判決理由:

 1. 被告並未舉證證明原告曾有何具體之行為,足使被告正當信賴原告已不欲再行使權利,且該行為與原告提起本件訴訟之行為有前後矛盾之情事。

被告不得僅以原告未儘速實行其權利,或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟,遽認有權利失效事由之認定

 2. 被告僅泛稱過去經營業務二十年,從未發生混淆誤認情形云云,卻始終未提出原告有何以積極之不作為,或有任何矛盾行為表示不欲被告排除商標權侵害並負擔損害賠償責任之證據,更未能證明原告有明示或默示同意被告使用「誠品」作為公司名稱之行為,故被告等抗辯本件原告行使權利有嚴重權利懈怠而與誠信原則有違,並不可採。

■ 更一審判決(本案當前最新判決)結果:

  被告不得使用相同或近似於原告所有之「誠品」商標於其指定使用服務類別,並應除去及銷毀含有相同或近似於「誠品」、「誠品物流」商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。

  被告公司不得使用相同或近似於「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分,並應變更其公司名稱不含有相同或近似於「誠品」之名稱。

  被告應連帶給付原告新台幣600萬元(及至清償日止按年息5%計算之利息)。

■ 目前全案尚未定讞,被告或原告如對更一審判決不服,仍得提出第三審上訴。

【歷審判決理由觀察】

●  看法相同部分:

一、本案適用修法後之商標法第70條之規定,並不生違反法律禁止溯及既往原則之問題:

  以他人著名商標中之文字做為自己公司名稱,因其狀態持續至新法施行後尚未終結,此發生於過去、至今仍繼續發生之法律事實,受施行後之新法所規範。

二、被告所提供之服務,與原告註冊商標所指定使用在第39類之貨物、貨櫃裝卸、倉儲、貨物運輸之包裝、捆紮等服務,縱非同一,亦屬類似

●  有所不同之處:

一、「商標使用行為」為商標法第68條各款及第70條第1款之構成要件之一。

 1. 第二審及更一審判決中,認被告以「誠品」二字單獨標示放大字體做為識別主體而未與公司名稱並列之行為,係屬商標之使用,而非作為公司名稱使用。

 2. 第一審判決則無對被告行為是否屬商標使用之認定多加論述,僅於判決內文中有「本件被告公司使用『誠品』商標…」等語,並係以本件「無致使消費者混淆誤認之虞」及「系爭商標未達我國一般消費者均普遍認知之高度著名程度」等為由,認定被告無違商標法第68條及第70條之相關規定。

二、本件是否有致相關消費者混淆誤認之虞:

 1. 第一審判決認為縱使被告所經營之搬家、包裝服務與系爭商標指定使用之相關一般貨物包裝、運送服務為類似服務,惟被告公司使用「誠品」商標,依一般社會通念及市場實際交易情形,無致消費者有混淆誤認之虞,且被告公司與原告「誠品」商標迄今於市場上已併存10餘年,未見有造成消費者將兩造商標混淆誤認之具體事證

 2. 第二審及更一審判決則認為,致使消費者有混淆誤認之虞,僅在後之商標使用行為有致相關消費者將其與先商標產生混淆誤認之可能性即足不以實際產生混淆誤認之具體事實為必要

  本件被告於其做為營業使用之卡車外部、紙箱外部及網頁上均以顯著之比例標示「誠品」二字,而原告所有之系爭商標亦從事貨物運送及包裝、捆紮等類似業務,消費者於異時異地觀覽兩造之商標時,極有可能誤認二商標之服務提供者為同一來源,或誤認使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,自有致消費者有混淆誤認之虞

三、系爭商標是否適用商標法第70條關於「減損著名商標識別性或信譽之虞」之規定:

 1. 第一審判決認為此規定僅適用於一般消費者均知悉之高度著名商標,而原告系爭商標尚非一般公眾所普遍認知之高度著名商標。

 2. 第二審及更一審判決則認為,此規定之保護客體係指有客觀證據足以認定已廣為「相關事業或消費者」所普遍認知之著名程度即足。而系爭商標已達著名程度,故屬本條款所稱之著名商標。

 

【延伸思考】

(一)商標使用行為 v.s. 公司名稱之使用:

  商標係為表彰商品或服務來源之標識,商標法亦將商標之使用態樣列舉於第5條的各款規定中。

  當公司名稱中含有他人註冊商標時,若是以符合商業交易習慣之誠實信用方法表示自己之名稱,則屬公司名稱之使用,不受他人商標權之效力所拘束。然「符合商業交易習慣之誠實信用方法」,需無使用商標之外部行為,方有適用。

 ◆ 故關於商標使用行為之界線,需觀察是否有將公司名稱中的他人註冊商標部分,單獨進行標示放大字體比例、或顯著不同顏色等突顯方式、或未與公司名稱並列、未完整標示公司名稱等使用情狀;如有前述情形即可能被視為屬商標之使用行為,而非單純的作為公司名稱使用。

(二)商標法「著名商標」之認定基準:

  本案更一審判決中所引述之最高行政法院111年度大字第1號大法庭裁定,對於商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」之判斷,統一以「相關事業或消費者所普遍認知」為標準,無須達一般消費者普遍知悉之程度

  依照大法庭本次裁定見解所作成之該個案終局裁判,根據行政法院組織法第15條之2第1項之規定,將成為最高行政法院之「先前裁判」。往後若有審判庭擬對於此先前裁判表示不同之法律見解,必須再次開啟徵詢、向大法庭提案等程序,否則應採取與先前裁判相同之見解。

  故大法庭此一法律見解,原則上將於最高行政法院各庭間橫向產生法律見解之一致性;而透過審級制度,下級審法院對於該項統一之法律見解,亦應遵循,由此達成縱向法律見解之統一。

  因此本裁定做成之後的「著名商標」認定,即應以於所指定使用類別之商品或服務相關消費者著名之商標即足之見解為基準,無須達一般消費者普遍知悉之程度。

 ◆ 此一見解似將「是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞」的著名商標適用基準放寬,惟是否構成減損其識別性或信譽,本裁定仍明文須參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品或服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素(如是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖)等綜合進行判斷

  可見本裁定雖肯認著名商標之商標專用權排他性效力跨及指定類別外之他類商品或服務領域,惟對於是否構成減損其識別性或信譽之認定,仍給予相當之裁量空間。

(三)遲未提出請求,是否有嚴重權利懈怠而違反誠信原則?

  按民法第148條規定「權利之行使,不得違反公共利益,或以損害他人為主要目的。行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法。」

  本案被告主張其經營至今已近20年,原告迄今始提出請求,係嚴重權利懈怠而有違誠信原則。惟有最高法院裁判意旨參照如下:

  1. 依一般社會通念,可認權利人權利之再為行使有違「誠信原則」者,自得因義務人就該有利於己之事實為舉證,使權利人之權利受到一定之限制而不得行使。(最高法院102年度台上字第176號判決)

  2. 縱權利人之前未請求更名,僅係單純沉默現請求更名乃正當權利之行使,難謂有違誠信原則。(最高法院108年度台上字第717號民事裁定)

 ◆ 故如要主張商標權人於時效內所提出之請求有違誠信原則,以限制其行使權利時,須由義務人(如本件被告)舉證證明商標權人有何具體之行為,足使人正當信賴其已不欲再行使權利,且該行為與商標權人之現請求有前後矛盾之情事;不得空泛的指稱商標權人未儘速實行其權利,而認其有違誠信原則。

(四)侵害商標權之損害賠償請求權時效:

  商標權人需留意關於損害賠償請求權之時效消滅規定,按商標法第69條第4項:自請求權人知有損害及賠償義務人時起2間不行使而消滅;自有侵權行為時起10不行使而消滅。

 ◆ 前述損害賠償請求權時效會因為商標權人提出請求(如寄發警告函)而中斷;但若於請求後6個月內未起訴,則時效視為不中斷。

  若雙方對於「知悉侵權行為及賠償義務人」的時間點有所爭執,應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實,負舉證責任。(最高法院72年台上字第1428號民事判例)

  而如逾商標侵權行為損害賠償請求權的2年時效,商標權人尚可依民法第179條關於不當得利返還之規定,請求返還所受之利益。不當得利返還請求權之時效,則為在不當得利行為發生的15間不行使而消滅。

(五)商標之使用字體:

  本案更審判決認為,被告商標使用行為之主要識別文字與原告註冊商標之「誠品」二字相同,縱使兩者使用之字體略有差異,惟對我國之消費者而言,此細微差異仍無礙於兩者構成近似商標之寓目印象。

 ◆ 以此可知實務上觀察商標近似與否時,在主要識別文字相同的情況下,即使字體有所不同仍可能被認定構成近似

 ◆ 而當商標權人使用其註冊商標時,商標實際使用的字體與其註冊商標的字體不同,是否會有疑義?

  按商標法第64條,商標權人實際使用的商標若僅是在形式上與註冊商標略有不同,在實質上並沒有改變註冊商標的主要識別特徵,且依社會一般通念或消費者的認知,是屬於相同之商業印象,可被認為是註冊商標的使用。

  故須留意實際使用字體的不同,不會導致與註冊商標判若兩個不同的商標。

  但如註冊商標的字體部分是經特殊設計而有相當的獨特性、被視為商標的主要部分時,實際使用字體的更動則可能造成與原註冊商標產生顯著差異而不具同一性,被認為非註冊商標之使用的結果。

  因此於提出商標申請時,以實際使用的商標圖樣進行申請應較為妥善。


資料來源:

1. 司法院裁判書查詢系統 https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx

2. 經濟部智慧財產局商標檢索系統 https://twtmsearch.tipo.gov.tw